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如何利用专利回避设计降低侵权风险 [2010-9-16]
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美国的专利制度，鼓励对其他专利进行回避设计，这是其一项重要特征。通过迫使他人避开专利权人的权利要求，鼓励创造和创新。
然而，对大多数公司而言，专利回避设计的主要目的在于避免侵权诉讼。公司必须确保没有将精力浪费在可能导致侵权的设计上。尽管一定的侵权风险总是存在的（特别是当技术或商业现实所需要的设计与某些权利要求相近时），但专利回避设计的目标是将侵权风险降至最低。
通过专利及其审查历史
确定有效的未侵权设计
（1）权利要求
要进行侵权评估，一切都要从权利要求开始。专利权利要求包括一系列确定结构特征或步骤的要素或限制因素。缺少其中任何一个限制因素，就可以使一项装置或一种方法置于权利要求之外，从而避免专利侵权。
这一工作看似简单，但却常常面临巨大的难题。为了避开一个限制因素，就必须知道如何正确解释这一限制因素。尽管有些权利要求用语不会产生歧义，但很多权利要求的范围需要通过诉讼予以确定。正确解释权利要求用语需要精通权利要求解释规则。在一些情况下，仅仅精通这些规则是不够的，因为法院常常会对该等规则做出变更。
更为复杂的是，即使从字面上看，某一限制因素并不存在，但若设备或方法拥有该缺失要素的等同物，则根据等同原则，该设备或方法仍然可能构成侵权。但是，若专利中包含一份否认等同的声明，或专利所有人向美国专利商标局提交了一份修正案或辩论以取得对其权利要求的许可，且上述修正案或论据与期望的等同不一致，则等同原则不适用。
确保设计不构成侵权的最安全的方法是，找出具有明确范围以及很少（或者没有）等同物的限制因素，这需要查阅专利说明书或其审查历史。
（2）专利说明书
有时，专利说明书明确排除了某些特征，比如，专利说明书试图将专利与在先技术设计进行区分，或专利说明书试图说明所主张发明相比替代设计所具有优越性。当专利说明书明确将某些特征从一个限制因素中排除时，我们可以确信拥有上述特征的设计不会侵犯专利权利要求。法院在理解“限制因素”的含义时必须考虑该等“弃权行为”。若弃权行为能够表明所主张的特征和已弃权的主题之间不存在任何等同，则其也可防止等同原则的应用。
绝大多数专利申请人都知晓应避免出现弃权情形，但很少有人能够找到确定避免侵权所需的清楚明确的陈述。在多数情况下，弃权内容可能是隐藏的。比如，如果专利说明书要求发明符合某些条件（如化学成分的浓度或电路的功率电平），则上述条件可有效排除不符合该等条件的实施例。
（3）专利审查历史
通常更普遍的是专利所有人曾在专利商标局进行专利审查期间做出限制性陈述，因为专利所有人通常需要将其所主张的发明与专利商标局审查员所引证的在先技术进行区分，这就需要用限定用语来描述所主张的发明。限制性陈述可用作“审查历史禁反言”。“审查历史禁反言”能够防止专利所有人使用等同原则就其为获得专利而做的辩论或修正案中已放弃的主题重新提出主张。同样的，这一概念还衍生出许多规则，但若专利所有人声称其权利要求中未包含某些内容，则它们可能不是字面的或等同的包含这些内容。
（4）在先技术
另一种避免侵权的方法为“使用在先技术”。涵盖在先技术的专利权利要求无效，因此，使用在先技术能够避免判定权利要求有效且被侵权。然而，该方法的问题在于，为完全避免侵权，产品或方法必须准确复制在先技术，否则专利所有人会利用在先技术和实际设计之间的差别，否认新设计已完全涵盖在在先技术中。
聘请专利律师协助专利回避设计
权利要求解释涉及复杂的法律问题，因此进行专利回避设计时应聘请美国专利律师予以协助，这一点非常重要。如果不这样做，公司耗费大量金钱所进行的专利设计可能仍然构成专利侵权。其中最坏的情况是，法院做出侵权判决，要求支付损害赔偿金且发布禁令；最好的情况为，错误的权利要求解释导致延误（或者耗费不必要的开支）开发和测试新设计。不管与上述哪一种情况相比，及早聘请一名专利律师以确保所选择的设计不存在侵权隐患所花费的费用都相对较低。
进行专利回避设计时，公司应及早聘请律师在设计完成前对其进行评估。此外，公司还应要求律师对任何设计变更进行评估，以确保最终设计也不侵权。如果律师参与了整个专利回避设计过程，则可能无需就最终设计出具正式书面意见。但是，上述书面意见非常有用，其既能对公司寻求并采纳法律意见的事实进行总结，又能够减少对记忆的依赖，特别是在关键人员离开公司的情况下。
此外，公司最好聘请一位了解诉争技术的律师，这有助于减少因误解而产生的错误。若公司与律师存在长期合作关系，则律师应就任何可能影响法律意见的法律变更通知公司。
综上所述，公司对于新设计不涉及他人专利的信心，取决于对该专利及其审查历史的适当分析。尽管不能保证相关设计完全避开他人的专利权利要求，但重视法律规则，能够确保公司今后最大程度地避免严重问题的发生。 |
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